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審慎評判技術方案的關鍵技術手段

日期:2019-11-25 來源:中國知識產權報 作者:姜小薇 瀏覽量:
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國家知識產權局專利局復審和無效審理部 姜小薇


【弁言小序】


新修改的《專利審查指南》當中新增加了如下規定:“在審查意見通知書中,審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時,通常應當提供證據予以證明。”新增上述內容的目的,無外乎是從保護申請人權益的角度出發,以《專利審查指南》的明文規定,要求審查員以審慎的態度評判申請人自我認定的關鍵技術手段。本文通過一個具體的復審案例,對關鍵技術手段的評判進行梳理和討論。


【理念闡述】


專利申請的說明書用于清楚、完整地描述發明或者實用新型,使所屬技術領域的技術人員能夠理解和實現該發明或者實用新型。專利制度“以公開換保護”的原則要求申請人在說明書中充分公開自己的技術貢獻。審查過程中通常不能接受申請人主張那些在原始申請中沒有提及、原始實驗數據也無法驗證的技術效果,原因之一就在于申請人無法證明該技術效果是在申請日之前就已經做出的技術貢獻。


申請人通過說明書的撰寫來體現完整的發明構思,同時也通常在說明書中對技術貢獻點進行自我認定。對于開拓性發明而言,技術貢獻在于使用了全新的技術方案,申請人可以將技術方案整體認定為技術貢獻所在。然而,發明創造仍以改進型居多,其技術貢獻是在現有技術的基礎上,通過數個技術手段的增減或替換來完成,這時,對技術貢獻的記載方式就會出現差異。


有的申請人僅泛泛提及改進后的技術方案作為一個整體達到了更為優異的技術效果,而不愿具體指出關鍵的改進點,甚至故意將關鍵改進點隱藏在諸多區別特征中;而有的申請人卻能夠聚焦關鍵改進點,披露最為關鍵的技術手段,使本領域技術人員明晰利用哪些關鍵技術手段才能解決亟待解決的技術問題。后者較前者而言,申請人將技術問題的解決聚焦在一個或一些關鍵技術手段上,其實是在技術層面進行了更深入的剖析,對技術貢獻的介紹也更為具化,換言之,這種撰寫方式,更為具體地公開了其自我認定的技術貢獻,同時更利于其他技術人員對其進行利用或作出進一步改進,因此是值得鼓勵的。


與之相應的,在創造性的評述過程中,區別特征的評判方式也會產生差異。對于一些“微不足道”的區別特征,例如一些常規的過濾、干燥等后處理步驟,申請人沒有主張過它們的重要性,也沒有任何實驗數據或技術知識證明它們能為技術方案帶來何種更為優異的技術效果,此時,通常會將這些區別特征認定為常規技術手段。但是,對于申請人自我認定的關鍵技術手段,如果被確定為區別特征,那么需要以審慎的態度進行評判,避免武斷地做出結論。《專利審查指南》此次新增內容“在審查意見通知書中,審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時,通常應當提供證據予以證明”,這一修改也說明,對于申請人在說明書中自我認定的關鍵技術手段,如果審查員檢索到現有技術已經對其給出了明確的技術啟示,或者認定其屬于公知常識,就應當在審查意見中更為詳盡地分析說理,盡到舉證責任。充分地說理和舉證能夠讓申請人認識到由于其對現有技術掌握的缺失,導致了自我認知與審查意見存在偏差。同時值得一提的是,為了避免申請人濫用這一規則,違背誠信原則在說明書中杜撰不存在的“關鍵技術手段”,在審查過程中,需要利用本領域技術人員的技術知識衡量“關鍵技術手段”的合理性,即審查員可以對那些有違常理的“關鍵技術手段”的真實性進行質疑。


【案例演繹】


某案涉及一種高吸水性殼聚糖薄膜的制備方法,其特征在于配制酸性的三元二噁烷-二甲基亞砜-水混合溶劑,將一定量的殼聚糖溶解在酸性混合溶劑中,經-18℃冷凍成型,凍干制得高吸水性殼聚糖薄膜。在該案說明書背景技術中,記載了如下內容:“目前文獻及專利公開的制備工藝復雜,多采用交聯固化的方法,引入各種有毒的化合物,制備成本高、對環境有較大的污染。如能采用簡單和環保的工藝制備高吸水性的殼聚糖凝膠,可促進低成本無毒的殼聚糖吸水材料廣泛地應用于農業、醫療和衛生等領域。”


同時,說明書發明內容部分記載了“本發明的主要設想是采用簡單和環保的工藝制備高吸水性殼聚糖凝膠,其工藝過程主要為以下三個步驟:酸性三元溶劑溶解殼聚糖;低溫冷凍形成三維殼聚糖網絡;冷凍干燥形成高吸水性殼聚糖薄膜……本發明制得的殼聚糖薄膜呈半透明狀,具有快速吸水能力,其吸水能力可達殼聚糖干重的300倍以上”。


可見,本案中,申請人指出了現有技術的問題在于交聯固化法引入大量有毒化學物質且成本高。而使用凍干法制備殼聚糖薄膜,能夠解決這一技術問題。即,申請人自我認定的關鍵技術手段在于使用低溫冷凍形成三維殼聚糖網絡和冷凍干燥形成高吸水性殼聚糖薄膜代替了現有技術的交聯固化法。


駁回決定使用兩篇現有技術對比文件1和對比文件2結合評述了本案權利要求不具備創造性,駁回決定指出,對比文件1公開了一種具有高吸水溶脹性能的殼聚糖止血膜的制作方法:第一步:制備殼聚糖凝膠;第二步:羧化反應,將第一步制得的殼聚糖凝膠用去離子水洗滌至pH值為6-10,然后在殼聚糖的N-位或O-位進行羧化反應,使殼聚糖凝膠的羧化度達到1%-20%……駁回決定中引用了對比文件1技術方案的第一步和第二步,然而合議組查明其完整的技術方案還包括“第三步交聯反應”以及“第四步增塑反應”,并通過該四個步驟最終制得止血膜。可見,對比文件1正是使用了本案背景技術中提到的交聯固化法制備殼聚糖薄膜。駁回決定認定,對比文件1作為本申請最接近的現有技術,權利要求1與對比文件1相比,區別特征在于:權利要求1中部分工藝與對比文件1所公開的不同,同時加入了二噁烷。


在接下來的評述中,駁回決定僅針對“加入二噁烷”這一區別特征進行了詳細評述,其認為對比文件2公開了一種羧甲基殼聚糖的制備方法,給出了在殼聚糖中加入二噁烷以提高殼聚糖吸水性能的技術啟示,因此本領域技術人員在面對該問題時,有動機對于對比文件1進行改進,將對比文件2中的內容應用到對比文件1中以得到該權利要求所要求保護的技術方案。


然而,對比文件2制備的并不是殼聚糖薄膜,更沒有記載任何與凍干法相關的技術內容。駁回決定中對于工藝的區別特征,僅提到“本領域技術人員可以根據薄膜所需要達到的各項性能,科學合理的選擇合適的成型溫度”。


本案說明書明確記載了技術方案的關鍵點就在于不發生交聯反應,不涉及到羧化等化學反應,使用低溫冷凍的步驟,幫助殼聚糖快速形成三維網絡,但對比文件1和對比文件2中均沒有任何低溫處理的步驟。對于申請人自我認定的關鍵技術手段,駁回決定簡單認定為“可以進行的合理選擇”,說理過程不免顯得有些單薄。事實上,根據前面的分析,對比文件1的技術方案使用了在本案中被替代的交聯固化法來制備殼聚糖薄膜,與本申請屬于完全不同的發明構思,并不適合作為最接近的現有技術來評價本申請的創造性。


上述案例反映出的問題值得深思。我們在鼓勵申請人充分公開自己發明的同時,應當對其技術貢獻給予恰當保護,尤其應當體現在我們的具體審查過程中,在評價權利要求的創造性時真正做到持之有故,言之有理,以審慎的態度對待說明書中記載的那些關鍵技術手段。

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